元 審査官の講師が、拒絶理由通知を正しく読みとって的確に対処できるように、審査官特有の思考回路やサーチ手法を紹介し、進歩性・新規性等の判断基準と補正ポイントを事例や経験談を交えて解説します。

審査官の思考・進め方と拒絶理由通知対応テクニック

福島綜合特許事務所 所長、神戸大学 客員教授、弁理士 福島 芳隆氏

大塚化学（株）にて有機合成、新規農薬の研究開発に従事。退職後、特許庁・審査官として化学分野の審査に従事。その後、大手特許事務所の主任弁理士を経て2016年1月に福島綜合特許事務所を設立。2016年1月より神戸大学　知財マネージャー（非常勤）に就任後、2018年4月より神戸大学学術産業イノベーション創造本部客員教授、同年6月より神戸大学大学院　科学技術イノベーション研究科アドバイザリーボードに就任。「産、官、学」の全てを経験した弁理士という強みを生かし、技術者・研究者に対して、発明の初期段階から権利化商品化に至るまで、強い特許の取得方法、特許調査、研究開発支援等、幅広い綜合的な知財経営支援を行っている。

1．審査官の思考（審査の進め方）を理解する
　(1）本願発明を正しく理解
　(2）サーチ対象の決定
　(3）サーチ（先行技術調査）
　(4）拒絶理由通知書を起案

2．条文別に見る、拒絶理由への上手な対処法とは ～補正のポイントを考える～
　(1）29条　柱書（産業上の利用可能性）
　(2）29条1項3号（新規性）
　(3）29条2項（進歩性）
　(4）36条4項1号（実施可能要件）
　(5）36条6項1号（サポート要件）
　(6）36条6項2号（明確性要件）
　(7）17 条の2第3項（新規事項の追加）
　(8）37 条（単一性）

3．拒絶理由通知書を受け取ったら、何を注意すべきか
　(1）その拒絶理由は「最初」なのか、「最後」なのか
　(2）審査官の認定は正しいか
　(3）補正は本当に必要か
　(4）分割出願を行うか否か
　(5）先を見据えた応答はできていますか

4．元審査官だから知っている、有効な対処法とは
　(1）審査官への面接（電話・FAX 含む）は有効か
　(2）良い実施例、悪い実施例とは
　(3）良い比較例、悪い比較例とは
　(4）審査官の立場からみた拒絶理由通知とは
　(5）悪い手続補正書・意見書とは
　(6）良い手続補正書・意見書とは
　(7）意見書でどのような反論を記載すると有効か
　(8）その他お得情報